美国专利商标局(United States Patent and Trademark Office,USPTO)成立于1802年,是主管美国全国专利及商标申请以及核准手续的重要机关,隶属于美国商务部。USPTO的主要职责是为发明家和他们相关发明提供专利保护、商标注册和知识产权证明。
■ 网站:www.uspto.gov
■ 地址:USPTO Madison Building, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314(总部,弗吉尼亚州亚历山德里亚市)
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2.简介
美国商标法遵循使用在先原则,即谁先使用谁就优先享有商标权,可以反对他人对相同或近似商标的混淆性使用。
《美国法典》第15编《商业与贸易(Commerce And Trade)》第22章《商标》(即《兰哈姆法》)第1057条(b)和(c)款规定:
(b)注册证书作为表面(prima facie)证据
依照本法设立的主注册簿上商标的注册,应是注册商标有效性和商标注册表面成立的证据;也是注册人商标所有权的表面成立的证据;同时是注册人在商业活动中依据注册证书上列明的条件和限制,在注册证书指定的商品或服务项目上使用该注册商标的专用权的表面成立的证据。
(c)商标的注册申请视为推定使用
依据本法关于在主注册簿上注册商标的规定,一个商标的注册申请应构成对商标的推定使用,授予其在注册的商品或服务上全国有效的优先权,以对抗其他人。但对于具有下列情况的人除外,即他的商标尚未被放弃,且在上述申请被提交之前
(1)已经使用了该商标;
(2)已经提交了一个商标注册申请,正在等待审查或者已经核准注册;或者
(3)已经提交了一个外国商标注册申请,并以此获得优先权,并依据本法第 1126 条(d)款及时提交了商标注册申请,正在等待审查或者已经核准注册。
在提交商标注册申请前已经使用的相同或近似的商标的权利人可以反对联邦商标的注册,也可以对抗联邦已注册商标的侵权主张。
联邦商标注册具有推定权利在全国范围内存在和推定已经在全国范围内使用的效力。申请商标的联邦注册不要求商标已经使用,仅仅具有意图使用也可以,但在商标正式核准注册前,官方会给出一定期限,要求申请人进行使用,并提供相应使用证据,否则不予核准注册。
美国联邦商标注册的主辅簿制度
美国法律规定,进行联邦商标注册时可选择主簿注册或辅簿注册。
1.商标的主簿注册
在 USPTO 主注册簿(Principal Register)上取得商标注册,将为捍卫品牌提供最佳保护。在主簿进行注册的好处很多,主要包括:
(1)商标获准注册后,推定注册人自提出商标注册申请之日已经在全国范围内使用了该商标;
(2)推定商标的有效性、注册人对该商标的所有权以及注册人就其指定的产品和服务在全国范围内使用该标志的独占权利;
(3)限制商标注册以前他人对于相同或者近似商标的使用范围,即其他相同或相似商标权人仅能在原有范围内适用自己的商标;
(4)商标获准注册后,任何人不得使用可能引起消费者混淆的相同或近似的商标;
(5)获取联邦法院诉讼中的禁止令救济以及利益、损害和成本的补偿,并在一些情形下增加损害赔偿金和律师费用;
(6)获得在美国海关和边境保护局进行注册备案的权利,以监控和防止带有侵权标志的产品的进口;
(7)对伪造注册商标的,可进行刑事处罚。
但不是所有标志都可以在主簿注册,适用主簿注册的商标条件是:商标本身具有显著性;或者原本不具有显著性,但已通过广泛使用获取第二含义*,进而能够识别商品或服务的来源。
* 商标的“第二含义”,是指直接表达商品或者服务的通用名称、图形、型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点的叙述性文字、图形等或其组合,经过长期使用后,产生了原叙述性含义以外的、具有标示商品或者服务特定来源功能的新含义。显著性是商标的本质特征,同商标固有的显著性相比,商标的第二含义是通过使用取得商标的显著性的。它实际上是由被禁止用作商标的叙述性文字或者图形等转化而来,是受传统商标法保护以外的商业标志。
《兰哈姆法》第 1052 条规定了不能或者不能直接在主簿上进行商标注册的标志,主要包括:
(1)主要和仅仅是姓氏的标志;
(2)与在先注册或使用的商标相近似且会引起消费者混淆的标志;
(3)不道德的和带有贬损性质的标志;
(4)欺骗性的标志;
(5)描述性标志;
(6)指示葡萄酒或白酒原产地的地理标志,但相关的葡萄酒和白酒并非原产于该地理标志所示的区域;
(7)含有美国或各州或各市,或外国政府之旗帜、军服、徽章的标志;
(8)含有任何活着的个人的姓名、肖像或签名的标志,除非获得该个人的书面同意;
(9)在其遗孀活着的时候,含有任何已故美国总统的姓名、签名或肖像的标志,除非获得该遗孀的书面同意。
2.商标的辅簿注册
主簿注册和辅簿注册的区别,主要是在显著性的要求上。某些标志,如姓氏、描述性标志等,虽然目前不具有识别性,但是通过实质性的运用和推广有可能获得第二含义,可以在辅注册簿(Supplemental Register)上进行注册。
尽管通过辅簿注册的商标无法像通过主簿注册的商标一样享有合法有效性和所有权推定,但注册仍有好处,主要包括:
(1)可有效避免其他容易混淆的相似商标进行后续注册;
(2)可用作提交外国商标申请时的基础依据;
(3)所有者可在商标旁配合使用注册符号“®”。
申请辅簿注册的商标必须是申请人已经使用的商标。如果该商标已在一定程度上达到连续的专属使用和推广,使相关购买群体很容易将带有该商标的商品或服务与单一来源相关联,可以申请主簿注册。
只要对某个商标达到连续5年的实质性专属使用并提供相关证明,USPTO 就可接受其具有辨别性的充分证据。但是,还需要提交销售报告、广告费用、广告和宣传材料等额外证据,以及消费者证词和调查报告等有关消费者认可商标的证据。
商标续展
商标在USPTO注册后,在注册日之后的第5-6年期间,所有人必须向USPTO提交声明,确认对于注册所覆盖的所有产品或服务,所有人在美国商业领域正在使用其商标。
自注册日起满10年的,应予以续展,并且其后每10年续展一次。10年续展申请必须包含一份声明,声称对于所罗列的产品和服务,其商标正在美国商业领域得到使用;并且对于各类产品和服务,声明必须附有至少一个使用样本。
3.程序
自2019年8月3日起,根据USPTO宣布的规定,如果是美国之外的商标申请人、注册人或商标审判和上诉委员会程序的当事人,必须聘用美国执业律师代理相关业务。“住所在美国之外”的商标申请人、注册人或当事人是指在美国或其领土上没有住所的人。个人的住所是该人居住并打算成为该人主要住所的地方。实体的住所是实体的高级管理人员通常指挥和控制实体活动的主要营业地点(总部)。
直接向USPTO提交申请的程序
1.选择商标和商品/服务
申请人需要确定:
(1)要注册的商标及其形式,即仅用单词、风格化的文字(stylized wording)和/或设计,或声音标志。
动态(Motion)或多媒体标志本身不得作为显示实际申请意向的文件提交,虽然它是可接受的“样本(specimen)”,但不允许作为被申请的标志。根据美国法规[37 C.F.R. §2.52(b)(3)],如果标志含有动态图像,以最能描述商标的商业印象为准,附图可以描绘运动中的1帧,或者描绘最多5个静止帧,以显示运动中的各个点。申请人还必须对商标进行描述。
(2)使用(或将使用)商标的商品或服务。
2.检索USPTO数据库
选定商标后,申请人应使用商标电子检索系统(TESS)检索USPTO数据库,以确定是否有用于相关商品和/或服务的易混淆的相似商标已被注册,或已被提交申请。
注意,检索USPTO数据库后,即使申请人获得的结果是“O.K.”,也不要假设该商标可以注册。申请被提交后,USPTO还将进行自己的检索和法律审查,并可能拒绝注册该商标。
有关可能的实质性驳回理由的完整列表及其详细解释,请参阅《商标审查程序手册(TMEP,当前版本:2021年7月版)》第1200章。
USPTO无法就其是否会批准某一特定商标提供初步法律意见,提交商标注册申请是获得USPTO的批准或驳回决定的唯一途径。
3.检查商标状态以避免潜在的冲突
根据TESS的搜索结果,申请人应通过商标状态和文档检索系统(TSDR)检查任何可能存在冲突的申请或注册的状态。
根据上述所有信息,申请人需要重新评估寻求注册是否有意义。请注意,一旦申请被提交,USPTO不会取消申请或退还费用,除非申请未能满足最低的申请要求。即使在审查员进行实质审查后最终没有对商标予以注册,USPTO也不会退还申请费。
4.创建JPG图像(仅用于风格化的文字或设计)
如果待注册的标志包含风格化的文字或设计,申请人首先需要创建一个该标志的JPG(USPTO唯一可接受的格式)图像文件,并保存在本地电脑上。同样,如果申请人是基于实际商业用途——即已经在该特定商标下销售商品或提供服务——提交申请,则要创建使用的“样本”(例如贴在商品上的标签或服务广告)的JPG或PDF图像文件,即以扫描或数码方式拍摄的该标志实际外观的样本。
注意:缺少样本的图像文件不会妨碍通过TEAS Standard申请表提交初始申请,但是,TEAS Plus申请表将不接受在“样本(Specimen)”字段中不包含附件的基于用途的申请表的传输。
5.准备申请费
在TEAS的初始申请表中,有两个备案选项:TEAS Plus和TEAS Standard。
初始商品/服务商标申请的申请费为:使用TEAS Plus申请选项列出的每类商品/服务250美元,使用TEAS Standard的每类350美元。(更新时间:2022年3月,金额以商标费用表为准。)
对于TEAS Plus,在提交申请时需要为每个类别付费。对于TEAS Standard,只需要先支付一个类别的费用,但必须在申请获得批准之前提交所有其他应付的额外费用。
6.在线提交申请
通过USPTO的在线申请(Apply online)页面,可提交TEAS申请表。在商标初始申请表(Trademark initial application form)页面上,为申请的两个主要选项提供了链接:(1)TEAS Plus;和(2)TEAS Standard。
填写TEAS Standard的步骤与TEAS Plus的步骤几乎相同,主要区别在于TEAS Plus中必须填写更多字段,并且TEAS Plus申请需要从USPTO的分类手册中选择商品/服务类别的条目,而不是TEAS Standard中允许的“自由文本”条目。
根据现行的TMEP,通过TEAS Plus只能提出主簿注册,申请人需要:
(1)使用TEAS Plus表格提交完整的申请;
(2)同意通过TEAS提交某些与申请有关的通讯,例如对审查意见的答复;和
(3)同意通过电子邮件接收有关申请的通讯。
同时,TEAS Plus要求申请文件在提交时包含以下内容:
(1)申请人的姓名和地址;
(2)申请人的法人实体(Legal Entity)和公民身份(Citizenship)证明;
(3)接收纸质信件的名称和地址(Paper Correspondence Address);
(4)电子邮件通讯地址和授权——用于USPTO通过电子邮件将信函发送给申请人的电子邮件通讯地址和授权;
(5)申请依据或基础(Filing Basis or Bases);
(6)商品/服务的分类(Identification)和类别(Classification)——必须可以直接从USPTO《可接受的商品和服务分类手册(Acceptable Identification of Goods and Services Manual)》中选择正确的商品/服务分类,否则只能选择TEAS Standard申请;
(7)申请费;
(8)签名验证(Signed Verification);
(9)图样(Drawing);
(10)颜色声明和颜色描述;
(11)商标说明(Description of Mark)——如果商标不是标准字符,需提供商标说明;
(12)相同商标的在先注册(Prior Registrations for Same Mark);
(13)翻译——如果商标包含外国文字,提供该文字的译文;
(14)非拉丁字符的音译——如果商标包含非拉丁字符,提供这些字符的音译;
(15)注册姓名或肖像的同意书(Consent to Registration of Name or Portrait)——如果商标中包含某人的姓名或肖像,则可以:(a)声明所注册的姓名或肖像属于某一在世的个人,并提供该人的书面同意书;或者,(b)声明所注册的姓名或肖像不涉及在世的个人;
(16)并存使用(Concurrent Use,指两个或多个无关联的申请人向USPTO申请注册同一个商标,每一方的注册仅限用于不同的特定商业渠道或地域 );
(17)多类别申请(Multiple-Class Applications);
(18)根据美国《1946年商标法》第44条(即《美国法典》第15章第1126条)的申请(Section 44 Applications)——对于国际申请,外国申请人提交的美国商标注册申请所涵盖的商品/服务类别,不能超出在先提交的外国商标申请书或注册证书上所涵盖的类别。
如果申请人选择TEAS Plus申请,但文件不能满足要求,审查员将会发出审查意见书(Office action),要求申请人按照TEAS Standard申请的要求补交申请费,并按照TEAS Standard申请处理后续程序。
当申请文件被提交后,TEAS将立刻显示一个“成功(Success)”页面以确认USPTO已收到文件。如果对申请日有疑问,该页面可作为提交申请的证据,并可以复制粘贴到电子记录中进行存储。TEAS还将单独发送一封电子确认邮件,其中包含申请信息的摘要和一般的程序信息。申请人或代理律师应立即查看该摘要,以确保准确性。
7.跟踪申请状态
在提交申请5-7天之后,可通过TSDR系统跟踪申请的申请状态。在原始文件完全上传到USPTO数据库之前,申请人不要尝试通过在线系统提交“自愿修订(Voluntary Amendment)”。
在申请未决期间,申请人有责任在申请提交之日和注册日之间,至少每 3-6 个月检查一次申请状态。
8.回应审查意见
如果商标申请满足了最低要求,USPTO 将为申请分派一位审查员。审查员将判定该申请是否属于联邦法规允许注册的商标。
如果申请被驳回或者某项要求需要被进一步满足,审查员将给申请人发出审查意见书(Office action)。审查意见书发出之日后6个月内,申请人必须提交答辩意见,就每个驳回理由和未被满足的要求作出解释。
如果申请人未在6个月内对审查意见书做出答复,申请将被放弃(abandoned)。放弃,指申请程序终止且商标将不予注册。申请被放弃的,申请费用不会被退还。如果申请人希望继续申请,必须在申请被放弃之日后2个月内提交重新审查申请的请求;如果2个月内未提交请求,则需要重新提出商标申请并缴纳相应费用。
为了避免申请被放弃,申请人必须及时提交答辩意见,就审查意见书中的每个驳回理由和/或未被满足的要求作出解释。审查员审查答辩意见,判定驳回理由或要求是否已被驳倒或满足。
如果申请人未能成功答辩审查意见书,审查员将会发出“最终的(Final)”驳回意见,指明仍然存在的驳回理由或者未被满足的要求。申请人可对最终审查意见书做出答辩,或者向商标复审和上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board,TTAB)提出上诉。
如果申请人未在6个月内对最终审查意见书做出答复,并且未向TTAB提交上诉通知(Notice of Appeal),申请将被放弃。如果申请人希望继续申请,必须在申请被放弃之日后2个月内提交重新审查申请的请求并缴纳相应费用;如果2个月内未提交请求,则需要重新提出商标申请并缴纳相应费用。
9.公开和异议
在获得审查员批准后大约1个月,被申请的标志将被公开,进而进入一个30天的异议期(opposition period)。如果认为该标志被注册会损害自身权利,任何一方均可在30天内向TTAB提交反对意见。
10.USPTO签发核准通知书
标志公开后2个月内,申请人将收到《核准通知书》(Notice of Allowance,NOA)。核准通知书并不是注册证书,但是表明在USPTO收到可被认可的《使用声明》(Statement of Use,SOU)后,标志将被批准注册。
如果申请人已在商业领域内在NOA上列明的全部商品或服务上使用了被申请的标志,必须在NOA被签发之日后6个月内提交SOU。申请人不可撤回SOU,但是可以提交一份补充请求,要求给予更多时间来弥补SOU中的不足。
如果申请人未在商业领域内在NOA上列明的全部商品或服务上使用被申请的标志,必须在NOA被签发之日后6个月内提交《延长提交SOU期限的请求》并缴纳相关费用。提交一次请求可以将期限延长6个月,最多可以提出5次请求。
提交SOU或延期请求的截止时间,从NOA被签发之日起算。如果申请人在此日期之后的6个月内没有提交SOU或延期请求,申请将被放弃。如果申请人希望继续申请,必须在申请被放弃之日后2个月内提交重新审查的请求。
11.注册/驳回
如果满足最低要求,SOU将被转给审查员。审查员将判定联邦法规是否允许注册。即使由于法律原因申请之后被驳回,申请人不能撤回SOU,申请费也不会被退还。
如果没有驳回理由或者不需要补充内容,审查员会批准SOU。SOU被批准之日后2个月内,USPTO将颁发注册证书。
如果USPTO驳回申请或者某项要求需要被进一步满足,审查员将会发出审查意见书,指明驳回理由或者未被满足的要求。后续处理步骤和时间限制与提交商标申请阶段相同,只不过此时审查的是SOU。如果问题未被解决,申请将被放弃。
12.注册商标所有人提交依据《美国法典》第1058条的声明
商标注册日后第5年至第6年之间,或者到期后的6个月宽限期内,注册商标所有人必须依据《美国法典》第1058条提交商标的《使用声明》(Declaration of Use)或者《未使用的合理理由声明》(Declaration of Excusable Nonuse)。未提交上述声明会导致商标被撤销。
13.注册商标所有人提交依据《美国法典》第1059条的声明及依据第1059条的续展申请
商标注册日后每第9年至第10年之间、或者到期后的6个月宽限期内,注册商标所有人必须依据《美国法典》第1058条及第1059条提交商标的《使用声明》或《未使用的合理理由声明》以及《续展申请》(Application for Renewal)。未提交上述文件会导致商标被撤销,或者保护期过期。
更多内容,可参见USPTO商标在线申请指南。
4.费用
项目 | 电子申请费用 (美元) | 纸质申请费用 (美元) |
TEAS Plus申请,每类商品/服务 | 250 | 不适用 |
TEAS Standard申请,每类商品/服务 | 350 | 不适用 |
SOU,每类商品/服务 | 100 | 200 |
申请延期6个月提交SOU,每类商品/服务 | 125 | 225 |
注册续展申请,每类商品/服务 | 300 | 500 |
注册续展申请费延期交纳,每类商品/服务 | +100 | +200 |
自2020年2月15日实施强制电子申请起,USPTO不再受理纸质商标申请。纸质申请费是针对允许纸质申请的非常有限的情况提供的。“电子申请(Electronically filed)”费用适用于大多数客户。更多内容,参见USPTO网站。